De geldige reden in het merkenrecht

Een van de specifieke kenmerken van het merkenrecht is het exclusieve recht dat aan de merkhouder wordt gegeven zijn merk te gebruiken. De merkhouder vestigt met zijn merk dus een klein monopolie binnen de markt. Het is de merkhouder, en alleen de merkhouder, die zijn merk mag gebruik of derden de toestemming kan geven voor dat gebruik. De wetgever biedt de merkhouder vervolgens diverse instrumenten op te kunnen treden tegen derden die zijn merk of een met zijn merk overeenstemmend teken gebruiken ter onderscheiding van waren of diensten.

Het Benelux merkenrecht en het Unie merkenrecht zijn inmiddels vergaand, zo niet volledig, geharmoniseerd. Het Benelux Verdrag voor Intellectuele Eigendom (BVIE) is in feite een vertaling van de Europese merkenrichtlijn EU 2015/2436, die op haar beurt vrijwel volledig aansluit bij de Uniemerken verordening (UMVo).

Artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE, artikel 10 lid 2 sub b van de merkenrichtlijn en artikel 9 lid 2 sub b UMVo bevatten allemaal een gelijkluidende bepaling die erop neerkomt dat de merkhouder zich kan verzetten tegen een inbreuk op zijn merkrechten wanneer het gebruik van een met zijn merk overeenstemmend teken zorgt voor gevaar voor verwarring bij het in aanmerking komende publiek. Dit artikel kent geen exoneratie, wat betekent dat er sprake is van een inbreuk zodra aan de in het artikel vermelde criteria is voldaan.

De wetgever heeft echter aan houders van bekende merken een verdergaande bescherming toegekend in artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE (10 lid 2 sub c merkenrichtlijn en 9 lid 2 sub c UMVo). Daarin heeft de wetgever de drempel voor het aannemen van een merkinbreuk verlaagd, in die zin dat niet verwarringsgevaar het vereiste is maar of met het gebruik van een overeenstemmend teken ongerechtvaardigd voordeel wordt verkregen of afbreuk wordt gedaan aan de onderscheidende kracht of de reputatie van het bekende merk. Dit artikel wordt door houders van bekende merken dan ook vaak ingezet tegen free-riders en aanhakers, die op een ongerechtvaardigde manier proberen mee te liften op het succes en de bekendheid van het bekende merk.[1] Deze ruimere bescherming kan bovendien worden ingezet tegen gebruik van overeenstemmende tekens voor waren en diensten die soortgelijk en niet-soortgelijk zijn aan de waren en diensten waaronder het merk zijn bekendheid heeft verworven.

Voor deze ruimere bescherming die aan bekende merken wordt gegeven, heeft de wetgever echter wel een expliciete exoneratie opgenomen in de betreffende artikelen, namelijk die van de ‘geldige reden’. Heeft een derde die een met een bekend merk overeenstemmend teken gebruikt een geldige reden voor zijn gebruik, dan zal de merkhouder zich tegen dat gebruik niet kunnen verzetten.

Wanneer is nu sprake van een ‘geldige reden’

In de zaak Claeryn / Klarein uit 1975 oordeelde het Benelux Gerechtshof over de ‘geldige reden’. [2] In die zaak werd de ‘geldige reden’ door het hof restrictief uitgelegd. In feite oordeelde het hof dat alleen sprake kon zijn van een geldige reden voor het gebruiken van een met een bekend merk overeenstemmend teken wanneer dat gebruik voortvloeide uit een noodzaak of een ouder recht.

De uitspraak van het Benelux Gerechtshof is meer dan 30 jaar leidend geweest voor feitenrechters in de Benelux bij de toepassing en de beoordeling van de ‘geldige reden’. Met de harmonisering van de Europese markt kwam de restrictieve toepassing begin deze eeuw echter steeds meer onder druk te staan. Het exclusieve recht van de houders van bekende merken kwam steeds vaker tegenover de vrije marktwerking te staan, en het Claeryn / Klarein arrest bood onvoldoende ruimte om een juiste belangenafweging mogelijk te maken tussen de rechten en belangen van de vrije marktdeelnemers en de houders van bekende merken. Ook het EU Hof van Justitie (HvJEU) leek de restrictieve uitleg van het Benelux Gerechtshof uit de jaren ’70 niet langer te willen volgen.

De eerste echte barst in de Claeryn-doctrine werd door het HvJEU geslagen in het Interflora-arrest uit 2011. [3] In die zaak oordeelde het EU Hof van Justitie dat gebruik door derden – zelfs directe concurrenten – van een bekend merk als trefwoord (‘keywords’) voor haar eigen (Google-) advertenties aanvaardbaar is wanneer dit gebruik te goeder trouw is en enkel beoogt de consument een geschikt alternatief te bieden voor het product dat onder het bekende merk wordt verkocht. In de Interflora zaak plaatste het HvJEU het intellectuele eigendomsrecht en de vrije mededinging dus naast elkaar in een directe belangenafweging.

De genadeklap voor de Claeryn-doctrine liet echter nog een paar jaar op zicht wachten, maar in 2014 deed het HvJEU in de zaak Red Bull / The Bulldog definitief afstand van de restrictieve uitleg van het Benelux Gerechtshof. De ‘geldige reden’ was inmiddels als communautair begrip toe aan een nieuwe invulling.

In deze zaak stond Red Bull – marktleider op het gebied van energy drinks – tegenover The Bulldog uit Amsterdam.[4] The Bulldog had haar eerste bekendheid in 1975 verworven als één van de eerste coffeeshops van Amsterdam, en was in de daaropvolgende decennia uitgegroeid tot een toonaangevende horeca organisatie in Amsterdam, met meerdere cafés, hotels en souvenir shops. Toen The Bulldog echter onder haar eigen THE BULLDOG label een energy drink op de markt bracht maakte Red Bull bezwaar. Daarbij beriep Red Bull zich op de bescherming van bekende merken, en zij stelde dat The Bulldog aanhaakte bij haar succes en trachtte mee te liften op de bekendheid van haar Red Bull merk. The Bulldog beriep zich op een geldige reden, omdat zij bij de introductie van haar energy drink gebruik maakte van haar eigen merk / label dat al sinds 1975 bestond en op eigen kracht een aanzienlijke bekendheid had verworven.

Het HvJEU oordeelde na prejudiciële vragen van de Hoge Raad dat de ‘geldige reden’ niet alleen gebaseerd moet worden op objectief dwingende redenen, maar juist ook kan ontstaan vanwege subjectieve belangen. Naar het oordeel van het HvJEU dient bij de bescherming van bekende merken een afweging gemaakt te worden tussen enerzijds het belang van de merkhouder de wezenlijke functies van zijn merk te handhaven tegenover anderzijds het belang van een gezonde en eerlijke mededinging die vereist dat overige marktdeelnemers kunnen beschikken over tekens (namen, logo’s etc) teneinde in het economisch verkeer hun producten te kunnen aanduiden. Het begrip ’geldige reden’ moet volgens het HvJEU dan ook worden beschouwd in de context van die belangenafweging. De houder van een bekend merk moet aantonen dat er door de inbreukmaker ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van zijn merk (belang merkhouder bij bescherming van het betreffende merk). De inbreukmaker dient aan te tonen dat hij dit doet met een geldige reden (belang inbreukmaker bij beperking van bescherming van het betreffende merk). Indien de inbreukmaker in staat is bewijs te leveren van het feit dat hij het overeenstemmende teken al eerder te goeder trouw heeft gebruikt en zijn bestreden gebruik een natuurlijke uitbreiding vormt van dat eerdere gebruik, dan profiteert hij mogelijk van de reputatie van het bekende merk, maar weegt zijn belang het overeenstemmende teken desalniettemin te kunnen gebruiken zwaarder. Dit was in de kwestie tussen The Bulldog en Red Bull aan de orde.

Wat betreft het specifieke geval waarin de vermeende inbreukmaker zijn teken al gebruikte voordat het ingeroepen merk bekend werd, geeft het HvJEU in de The Bulldog / Red Bull zaak ook nog een aantal handvaten die door de feitenrechter meegenomen moeten worden bij de vaststelling of sprake is van een ‘geldige reden’:

de inburgering en de reputatie van het teken bij het publiek;
de mate waarin de waren en diensten waarvoor het teken oorspronkelijk is gebruikt en de waren waarvoor het bekende merk is ingeschreven gerelateerd zijn;
de economische en commerciële relevantie van het gebruik voor die waren van het teken dat overeenstemt met het merk.

In alle gevallen waarin een beroep op de geldige reden wordt gedaan zal sprake moeten zijn van gebruik te goeder trouw van een teken dat overeenstemt met een bekend merk. Aan de hand van de inmiddels door het HvJEU ontwikkelde rechtspraak kan wel worden vastgesteld dat de ‘geldige reden’ inmiddels gezien kan worden als een breed begrip dat aan de hand van de feiten en omstandigheden van een zaak verder ingevuld zal moeten worden. Daarbij zal de feitenrechter onder de nieuwe uitleg van de ‘geldige reden’ met name een belangenafweging maken tussen de belangen van de merkhouder zijn merk exclusief te houden en de belangen van de vrije marktdeelnemers een eerlijke concurrentie te kunnen voeren.[5]

[1] EUHvJ 18 juni 2009, C-487/07 (L’Oréal Bellure).

[2] BenGH 1 maart 1975, IEPT19750301 (Claereyn/Klarein).

[3] EUHvJ 22 september 2011, C323/09 (Interflora).

[4] HvJEU 6 februari 2014, C-65/12(Bulldog/Red Bull).

[5] The Bulldog werd in de gehele procedure tegen Red Bull bijgestaan door auteur, mr L. Bakers van Bingh Advocaten. In de zaak werden gedurende 12 jaar uitspraken gedaan door een rechtbank, twee gerechtshoven, de Hoge Raad en het EU Hof van Justitie.