Parallelimport, wiens verantwoordelijkheid?

Nederlandse rechters buigen zich met regelmaat over zaken die met parallelimport van merkproducten te maken hebben. Veelal speelt bij dit soort zaken de vraag of de merkrechten van de merkhouder die een handelaar aanspreekt op parallelimport van zijn merkproducten zijn uitgeput. Zo ook in een recente zaak die Converse aanhangig maakte bij rechtbank Den Haag[1]. Overigens procedeert Converse op regelmatige basis over de parallelimport van haar beroemde Chuck Taylor All Star schoenen[2].

Uitputting merkrechten

Onder het Europese merkenrecht geldt ex artikel 13 lid 1 Uniemerkverordening dat de merkhouder een handelaar die producten met zijn merk verhandelt niet kan beletten zijn merk te gebruiken indien de betreffende producten door hemzelf of met zijn toestemming binnen de Europese Economische Ruimte (EER) op de markt zijn gebracht. Zijn merkrechten zijn in dat geval ‘uitgeput’. Conform het beginsel van vrij verkeer van goederen kunnen merkproducten na uitputting vrijelijk binnen de EER worden verhandeld.

Het is niet vereist dat de merkhouder (schriftelijk) toestemming heeft gegeven voor het op de markt brengen van zijn merkproducten. De toestemming kan ook (impliciet) uit omstandigheden worden afgeleid[3]. De nationale rechter dient in ieder geval met zekerheid vast te kunnen stellen dat de merkhouder afstand heeft gedaan van zijn recht zich te verzetten tegen het in de handel brengen van de betreffende producten. De drempel van impliciete toestemming is dan ook niet zo laag dat een simpel “stil zitten” van de merkhouder al voldoende is.

De maatstaf die het HvJ EU heeft ontwikkeld ten aanzien van de impliciete toestemming geldt op dezelfde voet voor producten die door de handelaar van buiten de EER worden geïmporteerd naar de EER als voor producten die door de handelaar – die niet economisch is verbonden met de merkhouder – voor het eerst direct op de markt worden gebracht binnen de EER[4].

Bewijslast

De bewijslast van de uitputting van de rechten van de merkhouder ligt in principe bij de handelaar die de merkproducten verhandelt[5]. Wanneer de merkhouder meent dat de verhandelde producten niet door hem of met zijn toestemming op de markt zijn gebracht, is de handelaar gehouden de rechtmatige herkomst daarvan aan te tonen. In het geval dat de handelaar producten koopt die (binnen de EER) al een aantal keer van eigenaar zijn gewisseld, kan dit een zware bewijslast zijn. Daarnaast bestaat het risico dat de merkhouder zijn aanspraken ten aanzien van parallelimport inzet voor andere doeleinden dan de zuivere bescherming van zijn merkrechten, bijvoorbeeld in het kader van een fishing expedition om meer zicht en / of grip te krijgen op de specifieke marktomstandigheden.

De merkhouder kan richting een handelaar die naar zijn mening (te) lage prijzen hanteert het standpunt innemen dat de producten niet rechtmatig op de markt zijn gebracht. De handelaar is dan in beginsel gehouden de herkomst aan te tonen en zijn inkoopkanalen bloot te leggen. Aan de hand van de verkregen gegevens kan de merkhouder vervolgens maatregelen treffen richting de achterliggende partij(en) door toekomstige leveringen aan die partijen te beletten, waardoor de “vervuiling” van de markt voor de betreffende merkproducten wordt tegengaan.

Indien de handelaar de rechtmatige herkomst van de merkproducten niet kan aantonen en daarom niet aan de op hem rustende bewijslast kan voldoen, zal de rechter in beginsel als uitgangspunt nemen dat geen toestemming is verleend voor het op de markt brengen van de producten, waardoor inbreuk wordt gemaakt op de rechten van de merkhouder. Aan de handelaar kunnen vergaande sancties opgelegd worden.

Omkering bewijslast

De op de handelaar rustende bewijslast kan omkeren indien de initiële bewijsregel – waarbij de aangesproken handelaar moet aantonen dat sprake is van uitputting – de merkhouder in staat stelt de nationale markten af te schermen en daardoor het vrije verkeer van goederen binnen de EER belemmert. Een reëel gevaar voor marktafscherming kan onder meer bestaan in situaties waarin de merkhouder zijn waren binnen de EER in de handel brengt door middel van een exclusief distributiesysteem[6].

Voor een omkering van de bewijslast is benodigd dat de aangesproken handelaar aan de hand van concrete bewijzen kan aantonen dat sprake is van (een reëel gevaar voor) marktafscherming. Dergelijke bewijzen – zoals stukken waarin exclusieve distributieafspraken of andere afspraken die de handel belemmeren zijn opgenomen – heeft de handelaar wellicht niet altijd voorhanden.

Bewijspositie merkhouder / bewijspositie handelaar

In zaken over parallelimport zou de bewijspositie van de merkhouder (nog verder) kunnen worden versterkt door in of op (de verpakking van) haar  merkproducten een duidelijk onderscheid aan te brengen tussen producten bestemd voor de EER en voor daarbuiten. Zo is voor de merkhouder eenvoudig te controleren welke merkproducten al dan niet een rechtmatige herkomst hebben en vrijelijk mogen worden verhandeld binnen de EER.

Voor de handelaar die de merkproducten verhandelt is het zaak zijn administratie omtrent de herkomst van de producten zeer goed  op orde te hebben zodat een eventuele aanspraak van de merkhouder direct aan de hand van de administratie kan worden weerlegd. Met name wanneer de producten een aantal keer binnen de EER van eigenaar zijn veranderd is het voor de handelaar van belang alle relevante bescheiden – sinds het eerste moment dat deze binnen de EER op de markt zijn gebracht – voorhanden te hebben.

Conclusie

Op dit moment ligt de bewijslast voor de middels parallelimport verhandelde merkproducten in beginsel bij de handelaar die de producten verhandelt. Voor zijn bewijspositie is een zorgvuldige en volledige administratie van aanzienlijk belang, zodat de route die de bestreden producten hebben afgelegd aan de hand van stukken blootgelegd kan worden. Daarnaast kan de merkhouder haar bewijspositie versterken door op haar merkproducten een duidelijk onderscheid aan te brengen tussen EER-producten en niet EER-producten.

 

[1] Rb Den Haag d.d. 3 januari 2018 IEF 17406 ECLI:NL:RBDHA:2018:9

[2] Onder meer: Rb Den Haag d.d. 15 oktober 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:16829; Rb Zelland-West Brabant d.d. 4 september 2013 ECLI:NL:RBZWB:2013:6420; Gerechtshof ’s-Hertogenbosch d.d. 22 september 2015 ECLI:NL:GHSHE:2015:3657; Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden d.d. 8 maart 2016 ECLI:NL:GHARL:2016:1807

[3] HvJ EU Davidoff d.d. 20 november 2001, zaak C-414/99 – C-416/99, IER 2002, p.24

[4] HvJ EU Makro d.d. 15 oktober 2009, zaak C-324/08, LJN BK2759

[5] HvJ EU Van Doren / Lifestyle d.d. 8 april 2003, zaak C-244/00, ECLI:EU:C:2003:204 en HR Lancaster d.d. 18 april 2008 ECLI:NL:HR:2008:BC7429

[6] HvJ EU Van Doren / Lifestyle d.d. 8 april 2003, zaak C-244/00, ECLI:EU:C:2003:204